DERECHO DE MARCAS

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REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD

El artículo 134 de la Decisión 486 señala en cuanto a los requisitos de registrabilidad de marcas, que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Además, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y que respecto a la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

A continuación, se pasará a señalar los principales signos que podrán ser utilizados como marca según el mismo artículo, así como la definición de cada uno.

a) Las palabras o combinación de palabras: Este tipo de marcas también es conocidas como denominativas

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos: En el caso que no posean textos, se tratarían de marcas figurativas

c) Los sonidos y los olores: Acá encontramos, por ejemplo, el sonido de la corneta de la D´Onofrio, la cual se encuentra registrada. Sin embargo, para el caso de los olores en el Perú aún no existe ninguna tecnología que lo represente.

d) Las letras y los números: En este caso para que funcionen como marca, es necesario que seas aleatorios con respecto al producto o servicio en el que se van a usar.

e) Un color delimitado por una forma o una combinación de colores: En necesario que un color este delimitado por una forma, ya que ello le brindará al titular un control exclusivo.

f) La forma de los productos sus envases o envolturas: En este caso se habla de marcas tridimensionales., ya que la marca consiste en la forma de un producto o la forma de envase.

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores: Resulta importante agregar que cuando haya combinaciones en cuanto a signos distintivos o figurativos, estos generalmente reciben el nombre de marcas mixtas.

OPOSICIONES A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS

Una vez publicada el registro de la marca, en los próximos treinta días se podrá presentar una oposición que contraríe el registro de la marca, siempre que haya una correcta fundamentación. Además, a solicitud de parte la oficina nacional competente podrá otorgar treinta días adicionales para la presentación de pruebas que fundamenten la oposición. Empero, no procederá la oposición formulada en contra de la solicitud de registro de una marca, si esta solicitud de registro se ha presentado dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo 153 de la Decisión Andina 486, cuando tales oposiciones se basen en marcas que hubieren coexistido con la marca solicitada, según el artículo 146 de la Decisión Andina 486.

Al presentarse la oposición, la oficina nacional competente deberá notificar al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes pueda presentar sus argumentos y pruebas si le resulta necesario. A solicitud de parte, la oficina nacional competente concederá treinta días adicionales para presentar pruebas que logren sustentar la contestación. Todo ello, según el artículo 148 de la Decisión Andina 486. Cuando se haya agotado el plazo para contestar oposiciones o en todo caso, si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina nacional competente deberá realizar un examen de registrabilidad, en el cual se pronunciará sobre la oposición y además sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante una resolución, según lo establecido en el artículo 150 de la Decisión Andina 486. Se podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación en contra de la resolución de la primera instancia. Una vez expedida la resolución de segunda instancia, se habrá agotado la vía administrativa. Sin embargo, esta resolución puede ser impugnada en el Poder Judicial a través de la vía contencioso administrativa.

CADUCIDAD, CANCELACIÓN Y NULIDAD DEL REGISTRO

Para que la marca tenga resguardo de la ley, deberá ser registrada, dicho registro tendrá un plazo de 10 años con la posibilidad de ser renovada. En caso que no se produzca su renovación, la marca caducará y por lo tanto el titular va perder todos los derechos que tenga sobre la marca. En cuanto a la cancelación esta se produce por la oficina nacional competente, en el caso que la marca no se hubiese utilizado en por lo menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. También podrá solicitarse la cancelación de la marca por falta de uso, como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base a la marca no usada. Cuando la falta de uso solo recae sobre algunos productos o servicios, se deberá ordenar la limitación de productos o servicios en el registro de la marca, excluyendo a aquellos productos de los cuales la marca no se hubiese usado, para lo cual se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios, según el artículo 165 de la Decisión Andina 486.

Para que se produzca la nulidad del registro, la autoridad nacional competente está facultada para decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad absoluta de un registro de marca, siempre que se haya contravenido a lo establecido en el artículo 134 y 135 de la Decisión Andina. La autoridad nacional competente también podrá determinar la nulidad relativa de un registro de marca, en el caso que se haya contravenido a lo prescrito en el artículo 136. El artículo 172 de la Decisión Andina 486, también explica que se podrá declarar la nulidad de algunos productos o servicios de una marca siempre que se haya incurrido en una causal de nulidad y por ende se declarará la nulidad de dichos servicios o productos emanados de la marca. Además, se eliminarán del registro de dicha marca.

CASACIÓN SOBRE PROHIBICIÓN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE CAS. Nº 658-2005 LIMA

Lima, dieciocho de marzo de dos mil ocho

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; con el expediente administrativo acompañado, la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; vista la causa en el día de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley,